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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sanofi-Aventis, Socit Anonyme v. Piotr Walczak

Caso NDES2006-0038

 

1. Las Partes

La Demandante es Sanofi-Aventis, Socit Anonyme con domicilio en Gentilly, Francia, representada por Pablo Gonzlez-Bueno, Espaa.

El Demandado es Piotr Walczak, con domicilio en Wroclaw, Polonia.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <acomplia.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es. El agente registrador del citado nombre de dominio es Key-Systems GmbH d/b/a/ domaindiscount24.com.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el 11dediciembrede2006. El 12dediciembrede2006 el Centro envi a Key-Systems GmbH d/b/a/ domaindiscount24.com va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El22dediciembrede2006 Red.es envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, tcnico y de facturacin.

El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolucin extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (“.ES”) (elReglamento).

De conformidad con los artculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado dando comienzo al procedimiento el22dediciembrede2006. De conformidad con el artculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 11deenerode2007. El Demandado no contest a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific al Demandado su falta de personacin y ausencia de contestacin a la Demanda el 16deenerode2007.

El Centro nombr a ngel Garca Vidal como Experto el da 29deenerode2007, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- La sociedad Sanofi-Aventis es titular de la marca comunitaria denominativa, nm.003565678 ACOMPLIA (Clase 5 del Nomencltor Internacional) y de la marca internacional denominativa nm. 825821, ACOMPLIA (Clase 5 del Nomencltor Internacional), con efectos, entre otros pases, en Espaa y en Polonia.

- La sociedad Sanofi-Aventis tambin es titular de los siguiente nombres de dominio: <acomplia.com>, <acomplia.net>, <acomplia.org>, <acomplia.com.es>, <acomplia.info>, <acomplia.biz>, <acomplia.eu>, <acomplia.pl> y <acomplia.com.pl>.

- La introduccin en el buscador “www.google.com” de la palabra ACOMPLIA como criterio de bsqueda arroja una serie de resultados que hacen referencia al producto ACOMPLIA de Sanofi-Aventis. Y lo mismo sucede cuando se introducen los trminos “acomplia pl polska”.

- El Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI ya ha tenido ocasin de afrontar conflictos referentes a nombres de dominio que presentaban la marca ACOMPLIA, y en algunas de esas resoluciones se reconoce que la sociedad Sanofi-Aventis es una importante compaa farmacutica, con presencia mundial (Sanofi-aventis v. One Star Global, Caso OMPI ND2006-0583) y que el producto bajo el cual circula la marca ACOMPLIA tiene una amplia repercusin social y cientfica, en Espaa, en los Estados Unidos y en el resto de la poblacin mundial interesada en adelgazar o dejar de fumar (Sanofi Aventis v. Pierre Lefevre, OMPI Caso NDES2006-0008).

- El da 1dediciembrede2006 la Demandante le dirigi un correo electrnico al Demandado solicitndole la cesin voluntaria del nombre de dominio, correo electrnico que el Demandante afirma que no fue contestado (sin que el Demandado haya negado este extremo).

- El Experto ha podido comprobar personalmente con fecha 1defebrerode2007 que la direccin “www.acomplia.es” no lleva a resultado alguno, y que por lo tanto, bajo el nombre de dominio <acomplia.es> no se ofrece contenido alguno.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:

- El nombre de dominio <acomplia.es> es idntico hasta el punto de crear confusin con el trmino ACOMPLIA, sobre el cual la Demandante tiene derechos de marca previos (en particular la marca comunitaria 003565678 y la marca internacional 825821).

- El Demandado carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio <acomplia.es>. Ello es as, segn la Demandante, por las siguientes razones: porque el Demandado no utiliza en el trfico econmico el nombre ACOMPLIA; porque el nombre del Demandado nada tiene que ver con la marca ACOMPLIA; porque el Demandado no es titular de ninguna marca ACOMPLIA en vigor en la Unin Europea ni en Espaa, y porque el Demandado no utiliza el nombre de dominio, ni est en fase de preparacin de un sitio web destinado al trfico comercial.

- El nombre de dominio <acomplia.es> ha sido registrado de mala fe. Al ser la marca ACOMPLIA notoria en todo el mundo (incluido el pas del Demandado, Polonia), se puede suponer –segn el Demandante- que el Demandado era consciente de que con el registro del nombre de dominio se estaba apropiando de una denominacin que le pertenece a la Demandante. Adems, la Demandante entiende que es un indicio de mala fe en el registro el hecho de que el Demandado no hubiese contestado al requerimiento que le dirigi para obtener la cesin voluntaria del nombre de dominio.

Por todas estas razones la Demandante solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resolucin por la que el nombre de dominio <acomplia.es> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contest a las alegaciones del Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperar cuando el nombre de dominio en conflicto haya sido registrado de forma especulativa o abusiva. Segn el artculo2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carcter especulativo o abusivo cuando concurran los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idntico o similar hasta el punto de crear confusin con otro trmino sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Procede a continuacin analizar si se cumplen todos estos requisitos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

Para que exista un registro de nombre de dominio de carcter especulativo o abusivo, el artculo2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idntico o similar hasta el punto de crear confusin con otro trmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.

Se requiere, en primer lugar, que el demandante sea titular de un derecho previo. Deconformidad con la Disposicin adicional nica de la Orden ITC/1542/2005, de 19demayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (“.es”), “la autoridad de asignacin establecer un sistema de resolucin extrajudicial de conflictos sobre la utilizacin de nombres de dominio en relacin con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en Espaa, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pblicas y organismos pblicos espaoles”. Y segn el artculo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entender por “Derechos previos”: “1) Denominaciones de entidades vlidamente registradas en Espaa, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espaa. 2) Nombres civiles o seudnimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, polticos y figuras del espectculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pblicas y organismos pblicos espaoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de una marca comunitaria compuesta por el signo ACOMPLIA y de una marca internacional compuesta por el mismo signo ACOMPLIA con efectos, entre otros pases, en Espaa y en Polonia. Es obvio, por lo tanto, que la Demandante es titular de un derecho previo en el sentido del artculo 2 del Reglamento.

Pues bien, a la hora de comparar el signo sobre el que la Demandante tiene derechos previos con el nombre de dominio <acomplia.es> hay que tener en cuenta que la comparacin ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el segundo nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos grficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tcnicos de los nombres de dominio impiden en stos la existencia de esos elementos. Y por las mismas razones tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minsculas, una marca en la que figuran letras maysculas.

Aplicando estos criterios es innegable la identidad entre las marcas ACOMPLIA y el nombre de dominio <acomplia.es>, identidad ciertamente susceptible de causar confusin.

En definitiva, existiendo similitud hasta el punto de crear confusin entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante, se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la Demanda.

B. Derechos o intereses legtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carcter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legtimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos. As se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos de la OMPI en aplicacin de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resolucin extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (“.es”). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo: Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, Caso OMPI ND2000-0120, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI ND2001-0017, o, Caja de Ahorros del Mediterrneo v. Antonio Acua Racero, Caso OMPI ND2002-1037, por citar slo algunas. As se ha reconocido tambin en decisiones dictadas en aplicacin del Reglamento, como la del caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI NDES2006-0001 o la del caso Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L., Caso OMPI NDES2006-0033).

As las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legtimos por parte del Demandado, le corresponde a ste, en la contestacin a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legtimos. De hecho, el artculo 16 del Reglamento dispone en su apartado b v) que la contestacin deber incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestacin, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carcter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legtimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sera posible dictar una resolucin favorable a los demandantes. Y esta interpretacin debe ser rechazada por absurda.

Segn la Demandante, la Demandada carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio <acomplia.es>. A la vista de las alegaciones y documentacin que presenta la Demandante se puede concluir que sta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado.

Llegados a este punto, debera analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legtimos, pues de tenerlos, su prueba le resultar ciertamente sencilla. Pero el Demandado no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificada en tiempo y forma. Esto puede suponer un reconocimiento implcito por su parte de que no posee derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio <acomplia.es>. Porque si el Demandado tuviera algn derecho o inters legtimo sobre dichos nombres de dominio podra haber contestado para defenderlos en este procedimiento.

Sobre la base de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artculo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carcter especulativo o abusivo.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Segn el artculo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [artculo 13 b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes, aunque en todo caso, el artculo 2 del Reglamento establece una serie –no exhaustiva- de circunstancias que en caso de que sean acreditadas supondrn la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Segn la Demandante, el Demandado ha registrado el nombre de dominio de mala fe, porque lo registr teniendo conocimiento de la marca ACOMPLIA y prueba de la mala fe tambin sera el hecho de que el Demandado no hubiese contestado al requerimiento que le dirigi la Demandante para obtener la cesin voluntaria del nombre de dominio.

Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo sobre el que el demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, el caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, OMPI Caso NDES2006-0001. Y en la misma lnea se muestran los Grupos de expertos que aplican la Poltica UDRP en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas, OMPI ND2004-0803, Iberdrola SA v Astobiza Gracia, Francisco Jos, OMPI ND2003-0675, entre otros muchos). As las cosas, la difusin de las marcas de la Demandante en el pas de residencia del Demandado, as como la proteccin de dichas marcas en ese pas, operan como un indicio muy fuerte de que el Demandado tena conocimiento previo de dichas marcas con antelacin a su registro como nombre de dominio. Y este indicio no ha sido desvirtuado por el Demandado, que poda haber explicado en la contestacin a la demanda las eventuales razones que le habran llevado a elegir el trmino ACOMPLIA para formar su nombre de dominio. De este modo, faltando dichas explicaciones, el hecho de que el signo ACOMPLIA sea un trmino claramente de fantasa hace muy improbable que la eleccin de ese trmino como nombre de dominio de segundo nivel obedezca a una mera coincidencia, sin que el Demandado tuviese conocimiento previo de los signos de la Demandante.

En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <acomplia.es> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un inters legtimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conoca las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio (extremo ste que no ha negado el Demandado).

De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como un indicio ms de su mala fe, tal y como se hace en mltiples decisiones emitidas por Grupos de expertos en aplicacin de la Poltica UDRP, en la que se inspira el Reglamento, como las decisiones NFL Properties Inc. v. BBC, Caso OMPI ND2000-0147, o Galeras Vinon, SA v. Ildefonso Gmez Rus, Caso OMPI ND2004-0840.

Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. Ntese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Poltica UDRP, pues el prrafo 4dela dicha Poltica, exige que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso.

En cualquier caso, y como se afirma en decisiones precedentes (como las de los casos J. Garca Carrin, S. A. v. M Jos Cataln Fras, Caso OMPI ND2000-0239, o Comunidad Autnoma de Galicia vs Jess Sancho Borraz Caso OMPI ND2000-1017), parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin inters legtimo, lo estar usando de mala fe, puesto que asumir una solucin distinta sera absolutamente contradictorio. Quien acta de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usar de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tena en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legtima, a los derechos de un tercero.

Ntese que el hecho de que el nombre de dominio <acomplia.es> est inactivo no es un obstculo para reconocer que existe un uso de mala fe del mismo. En efecto, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilizacin de los mismos de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide o es similar a dichas marcas. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada en multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisin del caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows Caso OMPI ND2000-0003. (Vid., por ejemplo, los casos Compaq Computer Corporation v. Boris Beric, Caso OMPI ND2000-0042; CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen, Caso OMPI ND2000-0400; Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman, Caso OMPI ND2000-0468; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A, Caso OMPI ND2003-0996). Como se afirma en la decisin del caso J. Garca Carrin, S.A. v. M Jos Cataln Fras, Caso OMPI ND2000-0239, hay que reconocer que no tiene sentido, y es ilgico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa sera una va utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar despus vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Sera suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer algn tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

En definitiva, tambin se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artculo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artculo 21dela Poltica, el Experto ordena que el nombre de dominio, <acomplia.es> sea transferido al Demandante.


Prof. Dr. ngel Garca Vidal
Experto

Fecha: 12defebrerode2007

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/des2006-0038.html

 

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