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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Burger King Corporation c. Preregistro Hostytec y Diego Buendнa Pйrez

Caso Nє DES2006-0039

 

1. Las Partes

La Demandante es Burger King Corporation con domicilio en Miami, Florida, Estados Unidos de Amйrica, representada por Abril Abogados, Espaсa.

Los Demandados son Preregistro Hostytec y Diego Buendнa Pйrez con domicilio en Mбlaga, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <burguerking.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 12 de diciembre de 2006. El 14 de diciembre de 2006 el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 22 de diciembre de 2006 ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado, Preregistro Hostytec, es quien figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn (Diego Buendнa Pйrez).

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda dando comienzo al procedimiento el 29 de diciembre de 2006. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 18 de enero de 2007. El escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 18 de enero de 2007.

El Centro nombrу a Бngel Garcнa Vidal como Experto el dнa 29 de enero de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- Burguer King Corporation es titular de las siguientes marcas en vigor y con efectos en Espaсa:

Marca comunitaria figurativa nъm. 000332866, en la que se incluye el signo BURGER KING, para productos y servicios de las clases 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 42 del Nomenclбtor Internacional;

Marca comunitaria denominativa nъm. 000338434 BURGER KING para productos y servicios de las clases 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 42 del Nomenclбtor Internacional;

Marca comunitaria figurativa nъm. 001115369, en la que se incluye el signo BURGER KING, para productos y servicios de las clases 25, 28, 29, 30, 32, 42 del Nomenclбtor Internacional;

Marca espaсola nъm M586068 (7), denominativa, BURGER KING, registrada para productos de la clase 29 del Nomenclбtor Internacional;

Marca espaсola nъm M586072 (5), denominativa, BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42 del Nomenclбtor Internacional;

Marca espaсola nъm M768697 (8), mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para productos de la clase 29 del Nomenclбtor Internacional;

Marca espaсola nъm M768698 (6), mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para productos de la clase 32 del Nomenclбtor Internacional;

Marca espaсola nъm M768699 (4), mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42 del Nomenclбtor Internacional;

Marca espaсola nъm M861265 (X), mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42 del Nomenclбtor Internacional;

Marca espaсola nъm M861268 (4), mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42 del Nomenclбtor Internacional;

Marca espaсola nъm M876694 (0) mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42.

Marca espaсola nъm M876695 (9) mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42 del Nomenclбtor Internacional;

Marca espaсola nъm M881796 (0) denominativa, BURGER KING, registrada para productos de la clase 16 del Nomenclбtor Internacional;

Marca espaсola nъm M2310610 (7), denominativa BURGER KING, registrada para la clase 35 del Nomenclбtor Internacional.

- Burger King Espaсa, S.A. es titular del nombre de dominio <burgerking.es> desde el 7 de junio de 1999.

- La marca BURGER KING ha alcanzado un uso considerable en el mercado siendo objeto de una intensa utilizaciуn publicitaria, lo cual, a juicio de este Experto, permite reconocerle el carбcter de marca renombrada conocida por la generalidad del pъblico espaсol.

- En el blog <burguerking.blogspot.com> se afirma que el dominio <burguerking.es> estб en venta, y se realizan tambiйn afirmaciones como la siguiente “Sabemos de sobra Que BurgerKing se escribe asн… pero los montones de visitas a nuestra web indican que muchas personas de habla no inglesa (justo los que nos interesan) escriben BURGUERKING.ES en el navegador… o en google (por motivo de que no piensan en burjerking (asi se pronuncia burger king realmente en castellano) No nos hemos equivocado esta vaca da mas leche que ninguna, aunque sea del vecino y nos diga tontos…Tenemos llena de contadores la pagina que nos lo demuestran,…”. Dichas afirmaciones son introducidas bajo el alias “CAPNOE”.

- La bъsqueda en el Google de informaciуn sobre “burguer” o “burguer king” es interpretada por el buscador como un error, indicando que quizбs se quiso decir Burger y Burger King. Pero en todo caso, los resultados ofrecidos tras la bъsqueda de informaciуn sobre “burguer” o “burguer king” aparecen vinculados en muchos casos a la marca BURGER KING.

- El nombre de dominio <burguerking.es> fue dado de alta el 10 de noviembre de 2005.

- El 19 de septiembre de 2006 la Demandante dirige un requerimiento a Tus Profesionales, S.L., como responsable de Hostytec. El 20 de septiembre de 2006 Tus Profesionales S.L le comunica por correo electrуnico a la Demandante que aunque aparece como propietaria del nombre de dominio, en realidad pertenece a unos de sus clientes (Diego Buendнa Pйrez), habiйndose puesto ya en contacto con йl para instarle a modificar los datos de la contrataciуn del nombre de dominio, y remitiйndole al Demandante los datos de contacto de dicho cliente, para que se dirigiese al mismo.

- El 2 de octubre de 2006, los abogados de la Demandante remiten un correo electrуnico a Diego Buendнa Pйrez en el que le instan a corregir los datos sobre la autйntica titularidad del nombre de dominio <burguerking.es>, y posteriormente a cederlo a la Demandante. El 10 de octubre de 2006 los representantes de la Demandante le envнan un nuevo correo electrуnico a Diego Buendнa Pйrez indicбndole que sigue a la espera de su respuesta. Dicha respuesta se produce ese mismo dнa por medio de un correo electrуnico en el que el Sr. Buendнa le comunica a los abogados de la Demandante su disponibilidad a colaborar, pero les indica que asesoren a su cliente para que le compre el dominio, afirmando expresamente lo siguiente: “pero acaso no pueden ustedes asesorar a su cliente para que me compre el dominio, puesto que quiero venderselo a ellos como puse en mi Blog?”. Asimismo el Sr. Buendнa afirma “Si le (sic) pongo en Sedo, una plataforma de venta de dominio estoy seguro de recibir algo por el, que (sic) harнa usted en mi caso?”. Ese mismo dнa el Despacho de abogados de la Demandante le comunica por email a Diego Buendнa Pйrez que BURGER KING CORPORATION, INC no estб dispuesta a pagarle cantidad alguna por la transferencia del nombre de dominio, instбndole de nuevo a la transferencia y recordбndole que el registro del nombre de dominio no puede considerarse de buena fe.

- El 31 de octubre de 2006, la Demandante dirige un requerimiento envнado vнa burofax al Sr. Buendнa, instбndole de nuevo a la cesiуn del nombre de dominio <burguerking.es>, sin que conste que haya contestado al mismo.

- El Sr. Diego Buendнa es titular del nombre de dominio <mcdonald.es>, figurando en la web “mcdonnald.blogspot.com” una afirmaciуn (que figura introducida por un sujeto con alias CAPNOE), segъn la cual “Hemos Conseguido McDonald.Es, y que contentos!! (Que descuido por parte de McDonald) viva la libertad de expresiуn!! (…)”.

- El 12 de febrero de 2007 el Experto comprueba que en la web “www.burguerking.es” se ofrece como contenido un mensaje de texto en el que se puede leer “Esta direcciуn web no estб relacionada con ninguna empresa de restauraciуn. Es particular y usada con fines estadнsticos. Para consultas al respecto: ventadominio@gmail.com”.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su demanda, la Demandante realiza, en esencia, las siguientes alegaciones:

- El nombre de dominio <burguerking.es> es idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con la marca BURGER KING. Al ser йsta una marca renombrada, es absolutamente imposible que el Demandado desconociera el carбcter renombrado de dicha marca y la identidad entre el nombre de dominio solicitado y la marca. En este sentido, argumenta la Demandante que el nombre de dominio <burguerking.es> y la marca BURGER KING son fonйticamente idйnticas, y que el riesgo de confusiуn entre el nombre de dominio y la marca se acrecienta si se tiene en cuenta que es muy posible que los usuario de Internet que teclean directamente los dominios en la barra de direcciones del navegador se equivoquen y tecleen el nombre de dominio del Demandado antes que el del Demandante.

- El Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <burguerking.es>, porque sуlo BURGER KING CORPORATION ostenta derechos sobre la denominaciуn BURGER KING. En este punto la Demandante insiste en el carбcter renombrado y prioritario de sus marcas, asн como en el hecho de que una bъsqueda en Internet del tйrmino BURGUER KING demuestra que el propio buscador considera la bъsqueda del tйrmino BURGUER como un error.

- El nombre de dominio <burguerking.es> ha sido registrado de mala fe, con fines especulativos, impidiendo su asignaciуn a la Demandante y generando confusiуn y depreciaciуn de la marca de la Demandante. La mala fe en el registro vendrнa demostrada, segъn la Demandante, por el hecho de que Diego Buendнa Pйrez reconoce en un email enviado a la Demandante en respuesta a un requerimiento previo de йsta, que su esperanza al prerregistrar el nombre de dominio <burguerking.es> era obtener algъn tipo de lucro por su venta, al estar convencido de su valor intrнnseco. Asimismo, considera la Demandante que el mero hecho de no acceder a las pretensiones de la Demandante tras los oportunos requerimientos implican que a partir de este momento el Demandado ya incurre en mala fe. De igual modo, alega la Demandante, pero no lo prueba, que antes de los requerimientos al Demandado, el nombre de dominio en disputa estaba redirigido automбticamente a la web <goobikes.org>, lo cual revelarнa un aprovechamiento del prestigio y reputaciуn del renombre de la marca BURGER KING. Por lo demбs, la mala fe del Demandado se apreciarнa tambiйn en el hecho de que tras los requerimientos recibidos, el nombre de dominio estй en la actualidad inactivo; en la fuerte reputaciуn y amplio conocimiento de la marca de la Demandante; en la disponibilidad para su venta del nombre de dominio (manifestada en el hecho de que la direcciуn de correo electrуnico del Demandado sea ventadominio@gmail.com); o en el hecho de que en la pбgina web personal “burguerking.blogspot.com” (que la Demandante sospecha sea de Diego Buendнa Pйrez) se manifieste la inequнvoca voluntad especulativa que subyace tras el registro de este nombre de dominio. En suma, entiende la Demandante que el Demandado actъa de mala fe incluso a la luz de la legislaciуn espaсola de marcas y de competencia desleal.

B. Demandado

Preregistro Hostytec no se personу en este procedimiento. Por su parte, Diego Buendнa Pйrez seсalando ser titular del nombre de dominio en disputa, esgrime en su contestaciуn a la demanda los siguientes argumentos:

- La demanda se basa en falsedades, al afirmar que “el dominio estб dirigido a una pбgina pornogrбfica”, ya que el nombre de dominio estб redireccionado desde el momento de comunicaciуn de discrepancias a una pбgina que informa que el citado nombre de dominio es usado con fines estadнsticos.

- Coleccionar un nombre de dominio por el simple hecho de existir libertad de reservarlo pagando sus tasas no puede ser en ningъn momento un acto de mala fe.

- El nombre BurgerKing usa una palabra compuesta de dos de uso comъn sobre la cual no se pueden solicitar “expropiaciones de parecido”.

- La Demandante no estб interesada en reservar sus nombres de dominio en el mundo, porque en muchos paнses no lo ha hecho.

- La Demandante no tiene interйs en llegar a un acuerdo, y sуlo le interesa desde el primer momento la “expropiaciуn forzosa del dominio”.

- Sostiene el Sr. Buendнa que no ha recibido ninguna notificaciуn y que la documentaciуn recibida tenнa la direcciуn equivocada, llegando por ello con varios dнas de retraso. Por ello, el caso deberнa ser desestimado por esa irregularidad.

- Su deseo es ceder el nombre de dominio, pero si estб en su poder es por la libertad que existe de “coleccionar” nombres de dominio sin darles un uso indebido.

- Termina Diego Buendнa Pйrez preguntбndose si comprar un nombre de dominio es alguna clase de delito por quй se permite y afirmando que si la Demandante tiene sus marcas patentadas (sic) y compradas, que compren los nombres de dominio a sus poseedores y que no intenten calificarlos de delincuentes.

Por todo lo anterior, Diego Buendнa Pйrez solicita al Experto que rechace las peticiones de la Demandante.

 

6. Cuestiones previas

6.1. La determinaciуn del Demandado

En la base datos de ESNIC figura como titular del nombre de dominio <burguerking.es>, PREREGISTRO HOSTYTEC, constando como contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn Diego Buendнa Pйrez.

El 19 de septiembre de 2006 la Demandante dirige un requerimiento a Tus Profesionales, S.L., como responsable de Hostytec. El 20 de septiembre de 2006 Tus Profesionales S.L le comunica por correo electrуnico a la Demandante que aunque aparece como propietaria del nombre de dominio, en realidad pertenece a unos de sus clientes (Diego Buendнa Pйrez).

El artнculo 2 del Reglamento dispone que a los efectos del Reglamento se entenderб por Demandado “el beneficiario del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una demanda conforme al Reglamento”. En la Demanda, el Demandado se identifica de conformidad con los datos que constan en la base de datos WHOIS de la Autoridad de Registro RED.ES, de forma que se indica como Demandado a Preregistro Hostytec. No obstante, en el texto de la Demanda tambiйn se identifica a Diego Buendнa Pйrez como titular “en la sombra” del nombre de dominio en disputa.

A la vista de esta circunstancia, cabe considerar que la Demanda aunque formalmente identifica al Demandado con los datos que figura en la Base de datos WHOIS, en realidad tambiйn estб demandando a Diego Buendнa Pйrez. De hecho, Diego Buendнa Pйrez no niega en ningъn momento su condiciуn de titular del nombre de dominio, procediendo a contestar la demanda en condiciуn de tal, asн como los correos electrуnicos previos enviados por la Demandante.

Asн las cosas, este Experto acuerda que en la carбtula del presente procedimiento figuren como demandados Preregistro Hostytec (que sigue figurando como titular en la base de datos WHOIS) y Diego Buendнa Pйrez.

6.2. La notificaciуn de la Demanda a Diego Buendнa Pйrez

El Sr. Buendнa en su escrito de contestaciуn a la demanda afirma literalmente lo siguiente: “No he recibido ninguna notificaciуn y la documentaciуn que me llega tenнa la direcciуn equivocada, tambiйn llega con varios dнas de retraso por el mismo motivo. Una direcciуn puede estar equivocada deliberadamente y si esto es asн el caso deberнa desestimarse por esa irregularidad”.

Pues bien, este Experto considera que semejante pretensiуn del Demandado debe ser rechazada, porque cualquier eventual deficiencia en la comunicaciуn de la Demanda queda sanada por el hecho de que haya procedido a contestar a la misma dentro del plazo asignado para ello.

 

7. Debate y conclusiones

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperarб cuando el nombre de dominio en conflicto haya sido registrado de forma especulativa o abusiva. Segъn el artнculo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo cuando concurran los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otro tйrmino sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Procede a continuaciуn analizar si se cumplen todos estos requisitos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Para que exista un registro de nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo, el artнculo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otro tйrmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.

Se requiere, en primer lugar, que el Demandante sea titular de un derecho previo. De conformidad con la Disposiciуn adicional ъnica de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.es”), “la autoridad de asignaciуn establecerб un sistema de resoluciуn extrajudicial de conflictos sobre la utilizaciуn de nombres de dominio en relaciуn con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en Espaсa, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pъblicas y organismos pъblicos espaсoles”. Y segъn el artнculo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderб por “Derechos previos”: “1) Denominaciones de entidades vбlidamente registradas en Espaсa, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espaсa. 2) Nombres civiles o seudуnimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, polнticos y figuras del espectбculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pъblicas y organismos pъblicos espaсoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de mъltiples marcas compuestas por el signo BURGER KING, por lo que resulta acreditado que la Demandante es titular de un derecho previo en el sentido del artнculo 2 del Reglamento. Es cierto que el Demandado alega que el signo BurgerKing es una palabra compuesta de dos de uso comъn y que por ello no puede ser invocada para obtener la transferencia de signos parecidos. Sin embargo, debe dejarse claramente establecido que las marcas de la Demandante estбn en vigor y que si lo que el Demandado pretende es poner en duda la validez de dichas marcas, el presente procedimiento extrajudicial no es el cauce jurнdico apropiado para ello, no siendo este Experto competente para poner en tela de juicio la validez de las marcas de la Demandante, de las que ha aportado los oportunas pruebas de que estбn registradas y en vigor.

Asн las cosas, debe procederse a continuaciуn a comparar el signo sobre el que la Demandante tiene derechos previos con el nombre de dominio <burguerking.es> . Para ello hay que tener en cuenta que la comparaciуn ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el segundo nivel Asimismo, deben obviarse los elementos grбficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tйcnicos de los nombres de dominio impiden en йstos la existencia de esos elementos. Y por las mismas razones, tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minъsculas, una marca en la que figuran letras mayъsculas.

Aplicando estos criterios este experto considera que existe una clara similitud entre las marcas BURGER KING y el nombre de dominio <burguerking.es>, similitud que es susceptible de causar confusiуn.

La principal diferencia entre la marca BURGER KING y el nombre de dominio <burguerking.es> reside en la inclusiуn en el nombre de dominio de la letra “u” entre la “g” y la “e” de la palabra BURGER. Semejante diferencia es absolutamente irrelevante y es muy probable que el usuario medio de Internet de habla espaсola a la vista del nombre de dominio pueda creer errуneamente que se trata de un nombre de dominio correspondiente al titular de la marca o a alguien que cuenta con su autorizaciуn, generбndose asн un indudable riesgo de confusiуn.

Por lo demбs, tampoco es relevante el hecho de que el nombre de dominio se omita el espacio que separa las palabras BURGER y KING. Como ya se ha declarado en resoluciones precedentes en aplicaciуn de la Polнtica UDRP, cuando la marca estб formada por dos o mбs palabras, es irrelevante que en el nombre de dominio se omitan los espacios que las separan, dada la imposibilidad tйcnica de incluir espacios en los nombres de dominio (Christian Dior Couture, SA c. Liage Internacional, Inc, Caso OMPI Nє D2000-0098; United Feature Syndicate, Inc c. All Business Matters Inc (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, Caso OMPI Nє D2000-1199). Y por las mismas razones, y como ya se ha indicado, tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minъsculas, una marca en la que figuran letras mayъsculas.

En definitiva, existiendo similitud hasta el punto de crear confusiуn entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante, se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la demanda.

B. Derechos o intereses legнtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prбcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos. Asн se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos de la OMPI en aplicaciуn de la Polнtica UDRP, en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.es”). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo, las de los casos Eauto Inc c. Available-Domain-Names.com, Caso OMPI Nє D2000-0120, Grupo Ferrovial, S.A. c. Carlos Zamora, Caso OMPI Nє D2001-0017, o, Caja de Ahorros del Mediterrбneo c. Antonio Acuсa Racero, Caso OMPI Nє D2002-1037, por citar sуlo algunas. Asн se ha reconocido tambiйn en decisiones dictadas en aplicaciуn del Reglamento, como la del caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI N° DES2006-0001; SISTEMAS KALAMAZOO, S.L. c. OFISTORE INTERNET, S.L., Caso OMPI Nє DES2006-0033).

Asн las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado, le corresponde a йste, en la contestaciуn a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legнtimos. De hecho, el artнculo 16 del Reglamento dispone en su apartado b v) que la contestaciуn deberб incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestaciуn, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carбcter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.

Segъn la Demandante, la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio porque sуlo BURGER KING CORPORATION ostenta derechos sobre la denominaciуn BURGER KING.

A la vista de las alegaciones y documentaciуn que presenta la Demandante se puede concluir que ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio por parte de la Demandada.

Llegados a este punto, debe analizarse si la parte Demandada ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legнtimos.

Para intentar probar sus derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio controvertidos, el Sr. Buendнa Pйrez alega que es titular del nombre de dominio en virtud de la libertad que existe de registrarlos, pagando las correspondientes tasas, siempre que no se le dй un uso indebido. Con esta alegaciуn el Demandado pretende justificar sus derechos o intereses legнtimos en el hecho de haber registrado el nombre de dominio, al amparo de la legislaciуn vigente.

No obstante, el simple hecho de tener registrado a su favor el nombre de dominio no basta para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses legнtimos sobre el mismo. Porque si el mero registro de un nombre de dominio fuera suficiente para establecer derechos o intereses legнtimos a los fines del artнculo 2 del Reglamento, entonces todos los titulares de nombres de dominio poseerнan tales derechos o intereses, y ningъn Demandante podrнa triunfar en una reclamaciуn por registro abusivo o especulativo. Y naturalmente esta interpretaciуn debe ser rechazada por absurda. En este mismo sentido se expresan mъltiples decisiones dictadas en aplicaciуn de la Polнtica UDRP, por ejemplo: los casos The Hamlet Group Inc. c. James Lansford, Caso OMPI Nє D2000-0073; Potomacs Mills Limited Partnership c. Gambit Capital Management Caso OMPI Nє D2000-0062; Repsol Comercial de Productos Petrolнferos, S.A. c. Juana Hidalgo Martos, Caso OMPI Nє D2000-1238; National Cable Satellite Corporation c. Gearwood.com, Caso NAF FA 00120000096194.

Ademбs, debe tenerse presente que aunque el Demandado ha registrado el nombre de dominio en conflicto, por el hecho de haber solicitado y obtenido el nombre de dominio se somete obligatoriamente al sistema de resoluciуn extrajudicial de conflictos en caso de que un tercero considere que el nombre de dominio viola un derecho previo del cual es titular y que ha sido registrado de forma abusiva o especulativa.

Debe recordarse en este sentido que el apartado decimocuarto de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.es”) dispone que “la responsabilidad del uso de un nombre de dominio y el respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial corresponde a la persona u organizaciуn a la que se haya asignado dicho nombre de dominio”. Y segъn la Disposiciуn adicional ъnica de dicha Orden, el sistema extrajudicial de resoluciуn de conflictos “deberб proporcionar una protecciуn eficaz frente al registro de nombres de carбcter especulativo o abusivo (…) y “la participaciуn en el sistema de resoluciуn extrajudicial de conflictos serб obligatoria para el titular del nombre de dominio”.

A la vista de todo lo expuesto, este Experto considera que no consta que Diego Buendнa Pйrez tenga derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <burguerking.es>. De igual modo, tampoco goza de derechos o intereses legнtimos PREREGISTRO HOSTYTEC, pues como se ha indicado, la titularidad del nombre de dominio a su favor es meramente nominal.

En suma, se cumple tambiйn el segundo de los requisitos fijados en el artнculo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Segъn el artнculo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [artнculo 13 b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes, aunque en todo caso el artнculo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias –no limitativas- que en caso de que sean acreditadas supondrбn la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Segъn la Demandante, el nombre de dominio en conflicto ha sido registrado de mala fe, entre otras razones porque se registrу teniendo conocimiento de la marca BURGER KING.

Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos al tenor del Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio idйntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de la marca (o del signo sobre el que el Demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, el caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI N° DES2006-0001. Y en la misma lнnea se muestran los Grupos de expertos que aplican la Polнtica UDRP en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas, Caso OMPI Nє D2004-0803, Iberdrola SA v Astobiza Gracia, Francisco Josй, Caso OMPI Nє D2003-0675, entre otras muchos). Asн las cosas, la difusiуn de las marcas de la Demandante en el paнs de residencia del Demandado, asн como la protecciуn de dichas marcas en ese paнs, operan como un indicio muy fuerte de que el Demandado tenнa conocimiento previo de dichas marcas con antelaciуn a su registro como nombre de dominio. Y este indicio no ha sido desvirtuado por el Demandado, que podнa haber explicado en la contestaciуn a la demanda las eventuales razones que le habrнan llevado a elegir el tйrmino “burguerking” para formar su nombre de dominio. De este modo, faltando dichas explicaciones, el renombre de la marca de la Demandante hace muy improbable que la elecciуn de ese tйrmino como nombre de dominio de segundo nivel obedezca a una mera coincidencia, sin que el Demandado tuviese conocimiento previo de los signos de la Demandante.

En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <burguerking.es> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un interйs legнtimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conocнa las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio (extremo йste que no ha negado el Demandado). Ademбs, la circunstancia de que el Demandado proponga la venta del nombre de dominio es un hecho mбs que, sumado a las circunstancias anteriores, supone un indicio de que el nombre de dominio se registrу con la finalidad de especular con el mismo.

Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. Nуtese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Polнtica UDRP pues el pбrrafo 4 de la dicha Polнtica, exige que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso.

En cualquier caso, y como se afirma en decisiones precedentes (como las de los casos J. Garcнa Carriуn, S. A. c. MЄ Josй Catalбn Frнas, Caso OMPI Nє D2000-0239, o Comunidad Autуnoma de Galicia v. Jesъs Sancho Borraz, Caso OMPI Nє D2000-1017), parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interйs legнtimo, lo estarб usando de mala fe, puesto que asumir una soluciуn distinta serнa absolutamente contradictorio. Quien actъa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usarб de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenнa en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legнtima, a los derechos de un tercero.

El Demandado argumenta que el nombre de dominio estб redireccionado desde el momento de comunicaciуn de discrepancias a una pбgina que informa que el citado nombre de dominio es usado con fines estadнsticos. Sin embargo, lo cierto es que el Demandado no acredita quй tipo de estadнstica pretende realizar. No consta, por tanto, que el nombre de dominio estй siendo usado en la actualidad de buena fe.

Finalmente, y en relaciуn con la redirecciуn del nombre de dominio <burguerking.es> a otros sitios web, el Demandado contesta a la Demandante que la demanda se basa en falsedades, al afirmar que “el dominio estб dirigido a una pбgina pornogrбfica”, y que la direcciуn <microsoft.home.com> a la que, segъn el Demandante, dirige el nombre de dominio es la de cualquier pбgina que no existe. Pues bien, en la demanda en ningъn momento se afirma que el dominio estй dirigido a una pбgina pornogrбfica ni a la direcciуn <microsoft.home.com>. Lo ъnico que hace la Demandante para apoyar sus argumentos es citar fragmentos de otras resoluciones precedentes en las que el nombre de dominio conflictivo se redirigнa a pбginas pornogrбficas o a la direcciуn <microsoft.home.com>. Por lo demбs, la Demandante alega que antes de la presentaciуn de la demanda, el nombre de dominio <burguerking.es> estaba redireccionado a la web <goobikes.org>, lo que a juicio de la Demandante revelarнa un aprovechamiento del prestigio y reputaciуn del renombre de la marca BURGER KING. No obstante, esta redirecciуn no estб acreditada y este Experto no puede tenerla en cuenta.

En definitiva, y a la vista de las consideraciones precedentes, tambiйn se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artнculo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.

 

8. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con el Artнculo 21 de la Polнtica, el Experto ordena que el nombre de dominio, <burguerking.es> sea transferido al Demandante.

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Prof. Dr. Бngel Garcнa Vidal
Experto

Fecha: 12 de febrero de 2007