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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) c. Ricardo Bobroff

Caso No. DES2007-0002

 

1. Las Partes

La Demandante es Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) con domicilio en Munich, Alemania representada por Lehmann y Fernandez S.L., Espaa.

El Demandado es Ricardo Bobroff, con domicilio en Madrid, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <minicooper.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el 6defebrerode2007. El 8defebrerode2007, el Centro envi a ESNIC, va correo electrnico, una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 9defebrerode2007, ESNIC envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tcnico y de facturacin. En respuesta a una notificacin del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante subsan las deficiencias de la Demanda el 15yel20de febrero de 2007. El Centro verific que la Demanda junto con la modificacin a la Demanda cumplan los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolucin extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (“.ES”) (elReglamento).

De conformidad con los artculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21defebrerode2007. De conformidad con el artculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 13demarzode2007. El21defebrerode2007 el Demandado dirigi un correo electrnico al Centro, en el que afirmaba que con fecha noviembre de2006 se haba cancelado el registro del nombre de dominio <minicooper.es>. Este correo fue contestado por el Centro el 27defebrerode2007, recordndole al Demandado el bloqueo del nombre de dominio durante el procedimiento (tal como haba sido confirmado por ESNIC), e indicndole al Demandado que se pusiese en contacto con el Demandante en caso de desear transferir el nombre de dominio. Ese mismo da, el Demandado remiti un correo electrnico al Centro en el que afirma haberse puesto en contacto con la Demandante para transferir el nombre de dominio, sin haber obtenido respuesta.

El Demandado no contest a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific al Demandado su falta de personacin y ausencia de contestacin a la Demanda el 14demarzode2007.

El Centro nombr a ngel Garca Vidal como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 20demarzode 2007, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) es titular registral de las siguientes marcas:

Marca comunitaria Nm. 653.881, denominativa, compuesta por el signo MINI COOPER, registradas para las clases 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28 y 34 del Nomencltor Internacional.

Marca comunitaria Nm. 143.909, denominativa, compuesta por el signo MINI, registrada para las clases 12, 28, 36 y 37 del Nomencltor Internacional.

Marca espaola Nm. 1.721.209 (X), mixta, integrada por el signo MINI, registrada para productos de la clase 12 del Nomencltor Internacional.

- Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) ha realizado una importante inversin en publicidad de las marcas MINI COOPER y MINI durante los aos 2001 a 2006, tal como prueba por medio de acta notarial que recoge documentacin acreditativa al respecto. Esta circunstancia permite reconocer la notoriedad y conocimiento generalizado de las referidas marcas.

- El nombre de dominio <minicooper.es> fue registrado el 12denoviembrede2005.

- El 5deabrilde2006, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW), por medio de sus representantes, remite por burofax un requerimiento al titular del nombre de dominio <minicooper.es>, instndole a darlo inmediatamente de baja, por violar los derechos de propiedad industrial de BMW.

- El nombre de dominio <minicooper.es> se ofrece en venta en la web “www.sedoparking.com”.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- El nombre de dominio <minicooper.es> es idntico o similar hasta el punto de crear confusin, con las marcas MINI COOPER y MINI sobre las que la Demandante posee derechos previos. En relacin con la marca MINI COOPER, el nombre de dominio resulta, segn la Demandante, claramente idntico. Y en relacin con la marca MINI existe similitud, porque la palabra “cooper” hace referencia a un motor deportivo, por lo que mini cooper se identifica por el consumidor como un coche “mini” que tiene el motor cooper. Adems, dado que la marca MINI es una marca muy notoria en el mbito de la automocin, se producira un riesgo de dilucin indebida de la fama de dicha marca.

- El Demandado carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio, porque no ostenta ningn signo distintivo que ampare la solicitud del nombre de dominio, ni consta que sea titular de ningn otro tipo de derecho. El Demandado simplemente ofrece el nombre de dominio al mejor postor. A juicio de la Demandante, se hacen claros preparativos para la utilizacin ilegal del nombre de dominio, ya que la venta del nombre de dominio va dirigida directamente a su uso por parte del comprador.

- El nombre de dominio <minicooper.es> se utiliza o ha sido solicitado de mala fe. El registro del nombre de dominio est realizado, segn la Demandante, con la manifiesta intencin de venderlo al mejor postor, lucrndose as de una forma indebida de la fama y prestigio de la marca MINI de la BMW, por lo que no es casual que el nombre de dominio est a la venta en la web “www.sedoparking.com”. El hecho de ofrecer la venta de un nombre de dominio confundible con una marca notoria puede dar lugar a error en el consumidor y en el adquirente del nombre de dominio. Adems, considera la Demandante que no puede descartarse a los usurpadores a quienes puede resultar lucrativo adquirir un nombre de dominio a sabiendas de su ilegalidad, para intentar protegerse ante un eventual ataque del legtimo titular de las marcas, mediante una apariencia de derecho.

Por todas estas razones, la Demandante solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resolucin por la que el nombre de dominio <minicooper.es> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contest a las alegaciones del Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperar cuando el nombre de dominio en conflicto haya sido registrado de forma especulativa o abusiva. Segn el artculo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carcter especulativo o abusivo cuando concurran los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio sea idntico o similar hasta el punto de crear confusin con otro trmino sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Procede a continuacin analizar si se cumplen todos estos requisitos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

Para que exista un registro de nombre de dominio de carcter especulativo o abusivo, el artculo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idntico o similar hasta el punto de crear confusin con otro trmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.

Se requiere, en primer lugar, que el Demandante sea titular de un derecho previo. Deconformidad con la Disposicin adicional nica de la Orden ITC/1542/2005, de 19demayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (“.es”), “la autoridad de asignacin establecer un sistema de resolucin extrajudicial de conflictos sobre la utilizacin de nombres de dominio en relacin con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en Espaa, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pblicas y organismos pblicos espaoles”. Y segn el artculo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entender por “Derechos previos”: “1) Denominaciones de entidades vlidamente registradas en Espaa, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espaa. 2) Nombres civiles o seudnimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, polticos y figuras del espectculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pblicas y organismos pblicos espaoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de una marca comunitaria denominativa compuesta por el signo MINI COOPER, de una marca comunitaria denominativa integrada por el signo MINI, y de otra marca mixta espaola compuesta por el signo MINI. Es obvio, por lo tanto, que la Demandante es titular de derechos previos en el sentido del artculo 2 del Reglamento.

Pues bien, a la hora de comparar los signos sobre los que la Demandante tiene derechos previos con el nombre de dominio <minicooper.es> hay que tener en cuenta que la comparacin ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el segundo nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos grficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tcnicos de los nombres de dominio impiden en stos la existencia de esos elementos. Por las mismas razones tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minsculas, una marca en la que figuran letras maysculas (en este sentido, por ejemplo, en la resolucin del caso Sanofi-Aventis, Socit Anonyme c. Piotr Walczak, Caso OMPI NDES2006-0038); y cuando la marca est formada por dos o ms palabras, es igualmente irrelevante que en el nombre de dominio se omitan los espacios que las separan. As, por ejemplo, la decisin del caso Burger King Corporation c. Preregistro Hostytec y Diego Buenda Prez, Caso OMPI NDES2006-0039. En esta misma lnea se expresan tambin mltiples resoluciones de Grupos de Expertos que aplican la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio UDRP, en la que se inspira claramente el Reglamento: as, entre otras muchas, las decisiones de los casos Christian Dior Couture SA c. Liage International Inc, Caso OMPI ND2000-0098, United Feature Syndicate Inc c. All Business Matters, Inc (akaAll Business Matters.com) and Dave Evans., Caso OMPI ND2000-1199.

Aplicando estos criterios es innegable la identidad entre la marca comunitaria MINI COOPER y el nombre de dominio <minicooper.es>, identidad ciertamente susceptible de causar confusin.

En definitiva, y a la vista de lo anterior, se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la demanda, sin necesidad de entrar a valorar si existe tambin similitud entre el nombre de dominio en conflicto y las marcas de la demandante compuestas por el signo MINI.

B. Derechos o intereses legtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carcter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legtimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos. As se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos de la OMPI en aplicacin de la Poltica UDRP, en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resolucin extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (“.es”). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo: Eauto Inc c. Available-Domain-Names.com, Caso OMPI ND2000-0120, Grupo Ferrovial, S.A. c. Carlos Zamora, Caso OMPI ND2001-0017, o, Caja de Ahorros del Mediterrneo c. Antonio Acua Racero, Caso OMPI ND2002-1037, por citar slo algunas. As se ha reconocido tambin en decisiones dictadas en aplicacin del Reglamento, como la del caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI NDES2006-0001 o la del caso Sistemas Kalamazoo, S.L. c. Ofistore Internet, S.L., Caso OMPI NDES2006-0033).

As las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legtimos por parte del Demandado, le corresponde a ste, en la contestacin a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legtimos. De hecho, el artculo 16b)v) del Reglamento dispone que la contestacin deber incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestacin, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carcter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legtimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sera posible dictar una resolucin favorable a los demandantes. Y esta interpretacin debe ser rechazada por absurda.

Segn la Demandante, la Demandada carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio <minicooper.es>, por varias razones: porque no ostenta ningn signo distintivo que ampare la solicitud del nombre de dominio, ni consta que sea titular de ningn otro tipo de derecho, limitndose simplemente el nombre de dominio al mejor postor.

A la vista de las alegaciones y documentacin que presenta la Demandante se puede concluir que sta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado.

Llegados a este punto, debera analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legtimos, pues de tenerlos, su prueba le resultar ciertamente sencilla. Pero el Demandado no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificada en tiempo y forma. Esto puede entenderse como un reconocimiento implcito por su parte de que no posee derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio <minicooper.es>. Porque si el Demandado tuviera algn derecho o inters legtimo sobre dichos nombres de dominio podra haber contestado para defenderlos en este procedimiento.

Sobre la base de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artculo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carcter especulativo o abusivo.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Segn el artculo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [artculo 13 b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes, aunque en todo caso, el artculo2 del Reglamento establece una serie –no exhaustiva- de circunstancias que en caso de que sean acreditadas supondrn la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Segn la Demandante, el registro del nombre de dominio <minicooper.es> est realizado con la manifiesta intencin de venderlo al mejor postor, lucrndose as de forma indebida de la fama y prestigio de las marcas de la Demandante, por lo que no es casual que el nombre de dominio est a la venta en la web “www.sedoparking.com”. Es claro, que en realidad la Demandante considera que el Demandado ha registrado el nombre de dominio de mala fe, porque lo registr teniendo conocimiento de la marca, y con la intencin de lucrarse de forma indebida de la fama y prestigio de la marca de la Demandante.

Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo sobre el que el demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, el caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, OMPI Caso NDES2006-0001. Y en la misma lnea se muestran los Grupos de Expertos que aplican la Poltica UDRP en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas, OMPI ND2004-0803, Iberdrola SA c. Astobiza Gracia, Francisco Jos, OMPI ND2003-0675, entre otros muchos). As las cosas, la importante difusin de las marcas de la Demandante en Espaa, pas de residencia del Demandado, as como la proteccin de dichas marcas en ese pas, operan como un indicio muy fuerte de que el Demandado tena conocimiento previo de dichas marcas con antelacin a su registro como nombre de dominio. Y este indicio no ha sido desvirtuado por el Demandado, que poda haber explicado en la contestacin a la demanda las eventuales razones que le habran llevado a elegir el trmino “minicooper” para formar su nombre de dominio. De este modo, faltando dichas explicaciones, y dada la notoriedad de las marcas de la demandante, es muy improbable que la eleccin de ese trmino como nombre de dominio de segundo nivel obedezca a una mera coincidencia, sin que el Demandado tuviese conocimiento previo de los signos de la Demandante.

En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <minicooper.es> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un inters legtimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conoca las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio (extremo ste que no ha negado el Demandado); y de que su nica pretensin era la de vender el nombre de dominio al mejor postor (como de hecho se est haciendo).

De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como un indicio ms de su mala fe, tal y como se hace en mltiples decisiones emitidas por Grupos de Expertos en aplicacin de la Poltica UDRP, en la que se inspira el Reglamento, como las decisiones NFL Properties Inc. c. BBC, Caso OMPI ND2000-0147, o Galeras Vinon, SA c. Ildefonso Gmez Rus, Caso OMPI ND2004-0840.

Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. Ntese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Poltica UDRP, pues el prrafo 4 de la dicha Poltica, exige que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso.

En definitiva, tambin se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artculo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, de conformidad con el artculo21 de la Poltica, el Experto ordena que el nombre de dominio <minicooper.es> sea transferido al Demandante.


Prof. Dr. ngel Garca Vidal
Experto

Fecha: 3deabrilde2007

 

: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/des2007-0002.html

 

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