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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) c. Ricardo Bobroff

Caso No. DES2007-0002

 

1. Las Partes

La Demandante es Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) con domicilio en Munich, Alemania representada por Lehmann y Fernandez S.L., Espaсa.

El Demandado es Ricardo Bobroff, con domicilio en Madrid, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <minicooper.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 6 de febrero de 2007. El 8 de febrero de 2007, el Centro enviу a ESNIC, vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 9 de febrero de 2007, ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante subsanу las deficiencias de la Demanda el 15 y el 20 de febrero de 2007. El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de febrero de 2007. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 13 de marzo de 2007. El 21 de febrero de 2007 el Demandado dirigiу un correo electrуnico al Centro, en el que afirmaba que con fecha noviembre de 2006 se habнa cancelado el registro del nombre de dominio <minicooper.es>. Este correo fue contestado por el Centro el 27 de febrero de 2007, recordбndole al Demandado el bloqueo del nombre de dominio durante el procedimiento (tal como habнa sido confirmado por ESNIC), e indicбndole al Demandado que se pusiese en contacto con el Demandante en caso de desear transferir el nombre de dominio. Ese mismo dнa, el Demandado remitiу un correo electrуnico al Centro en el que afirma haberse puesto en contacto con la Demandante para transferir el nombre de dominio, sin haber obtenido respuesta.

El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 14 de marzo de 2007.

El Centro nombrу a Бngel Garcнa Vidal como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 20 de marzo de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) es titular registral de las siguientes marcas:

Marca comunitaria Nъm. 653.881, denominativa, compuesta por el signo MINI COOPER, registradas para las clases 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28 y 34 del Nomenclбtor Internacional.

Marca comunitaria Nъm. 143.909, denominativa, compuesta por el signo MINI, registrada para las clases 12, 28, 36 y 37 del Nomenclбtor Internacional.

Marca espaсola Nъm. 1.721.209 (X), mixta, integrada por el signo MINI, registrada para productos de la clase 12 del Nomenclбtor Internacional.

- Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) ha realizado una importante inversiуn en publicidad de las marcas MINI COOPER y MINI durante los aсos 2001 a 2006, tal como prueba por medio de acta notarial que recoge documentaciуn acreditativa al respecto. Esta circunstancia permite reconocer la notoriedad y conocimiento generalizado de las referidas marcas.

- El nombre de dominio <minicooper.es> fue registrado el 12 de noviembre de 2005.

- El 5 de abril de 2006, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW), por medio de sus representantes, remite por burofax un requerimiento al titular del nombre de dominio <minicooper.es>, instбndole a darlo inmediatamente de baja, por violar los derechos de propiedad industrial de BMW.

- El nombre de dominio <minicooper.es> se ofrece en venta en la web “www.sedoparking.com”.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- El nombre de dominio <minicooper.es> es idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn, con las marcas MINI COOPER y MINI sobre las que la Demandante posee derechos previos. En relaciуn con la marca MINI COOPER, el nombre de dominio resulta, segъn la Demandante, claramente idйntico. Y en relaciуn con la marca MINI existe similitud, porque la palabra “cooper” hace referencia a un motor deportivo, por lo que mini cooper se identifica por el consumidor como un coche “mini” que tiene el motor cooper. Ademбs, dado que la marca MINI es una marca muy notoria en el бmbito de la automociуn, se producirнa un riesgo de diluciуn indebida de la fama de dicha marca.

- El Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, porque no ostenta ningъn signo distintivo que ampare la solicitud del nombre de dominio, ni consta que sea titular de ningъn otro tipo de derecho. El Demandado simplemente ofrece el nombre de dominio al mejor postor. A juicio de la Demandante, se hacen claros preparativos para la utilizaciуn ilegal del nombre de dominio, ya que la venta del nombre de dominio va dirigida directamente a su uso por parte del comprador.

- El nombre de dominio <minicooper.es> se utiliza o ha sido solicitado de mala fe. El registro del nombre de dominio estб realizado, segъn la Demandante, con la manifiesta intenciуn de venderlo al mejor postor, lucrбndose asн de una forma indebida de la fama y prestigio de la marca MINI de la BMW, por lo que no es casual que el nombre de dominio estй a la venta en la web “www.sedoparking.com”. El hecho de ofrecer la venta de un nombre de dominio confundible con una marca notoria puede dar lugar a error en el consumidor y en el adquirente del nombre de dominio. Ademбs, considera la Demandante que no puede descartarse a los usurpadores a quienes puede resultar lucrativo adquirir un nombre de dominio a sabiendas de su ilegalidad, para intentar protegerse ante un eventual ataque del legнtimo titular de las marcas, mediante una apariencia de derecho.

Por todas estas razones, la Demandante solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resoluciуn por la que el nombre de dominio <minicooper.es> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperarб cuando el nombre de dominio en conflicto haya sido registrado de forma especulativa o abusiva. Segъn el artнculo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo cuando concurran los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otro tйrmino sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Procede a continuaciуn analizar si se cumplen todos estos requisitos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Para que exista un registro de nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo, el artнculo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otro tйrmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.

Se requiere, en primer lugar, que el Demandante sea titular de un derecho previo. De conformidad con la Disposiciуn adicional ъnica de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.es”), “la autoridad de asignaciуn establecerб un sistema de resoluciуn extrajudicial de conflictos sobre la utilizaciуn de nombres de dominio en relaciуn con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en Espaсa, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pъblicas y organismos pъblicos espaсoles”. Y segъn el artнculo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderб por “Derechos previos”: “1) Denominaciones de entidades vбlidamente registradas en Espaсa, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espaсa. 2) Nombres civiles o seudуnimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, polнticos y figuras del espectбculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pъblicas y organismos pъblicos espaсoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de una marca comunitaria denominativa compuesta por el signo MINI COOPER, de una marca comunitaria denominativa integrada por el signo MINI, y de otra marca mixta espaсola compuesta por el signo MINI. Es obvio, por lo tanto, que la Demandante es titular de derechos previos en el sentido del artнculo 2 del Reglamento.

Pues bien, a la hora de comparar los signos sobre los que la Demandante tiene derechos previos con el nombre de dominio <minicooper.es> hay que tener en cuenta que la comparaciуn ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el segundo nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos grбficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tйcnicos de los nombres de dominio impiden en йstos la existencia de esos elementos. Por las mismas razones tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minъsculas, una marca en la que figuran letras mayъsculas (en este sentido, por ejemplo, en la resoluciуn del caso Sanofi-Aventis, Sociйtй Anonyme c. Piotr Walczak, Caso OMPI Nє DES2006-0038); y cuando la marca estб formada por dos o mбs palabras, es igualmente irrelevante que en el nombre de dominio se omitan los espacios que las separan. Asн, por ejemplo, la decisiуn del caso Burger King Corporation c. Preregistro Hostytec y Diego Buendнa Pйrez, Caso OMPI Nє DES2006-0039. En esta misma lнnea se expresan tambiйn mъltiples resoluciones de Grupos de Expertos que aplican la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio UDRP, en la que se inspira claramente el Reglamento: asн, entre otras muchas, las decisiones de los casos Christian Dior Couture SA c. Liage International Inc, Caso OMPI Nє D2000-0098, United Feature Syndicate Inc c. All Business Matters, Inc (aka All Business Matters.com) and Dave Evans., Caso OMPI Nє D2000-1199.

Aplicando estos criterios es innegable la identidad entre la marca comunitaria MINI COOPER y el nombre de dominio <minicooper.es>, identidad ciertamente susceptible de causar confusiуn.

En definitiva, y a la vista de lo anterior, se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la demanda, sin necesidad de entrar a valorar si existe tambiйn similitud entre el nombre de dominio en conflicto y las marcas de la demandante compuestas por el signo MINI.

B. Derechos o intereses legнtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prбcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos. Asн se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos de la OMPI en aplicaciуn de la Polнtica UDRP, en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.es”). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo: Eauto Inc c. Available-Domain-Names.com, Caso OMPI Nє D2000-0120, Grupo Ferrovial, S.A. c. Carlos Zamora, Caso OMPI Nє D2001-0017, o, Caja de Ahorros del Mediterrбneo c. Antonio Acuсa Racero, Caso OMPI Nє D2002-1037, por citar sуlo algunas. Asн se ha reconocido tambiйn en decisiones dictadas en aplicaciуn del Reglamento, como la del caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI Nє DES2006-0001 o la del caso Sistemas Kalamazoo, S.L. c. Ofistore Internet, S.L., Caso OMPI Nє DES2006-0033).

Asн las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado, le corresponde a йste, en la contestaciуn a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legнtimos. De hecho, el artнculo 16b)v) del Reglamento dispone que la contestaciуn deberб incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestaciуn, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carбcter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca serнa posible dictar una resoluciуn favorable a los demandantes. Y esta interpretaciуn debe ser rechazada por absurda.

Segъn la Demandante, la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <minicooper.es>, por varias razones: porque no ostenta ningъn signo distintivo que ampare la solicitud del nombre de dominio, ni consta que sea titular de ningъn otro tipo de derecho, limitбndose simplemente el nombre de dominio al mejor postor.

A la vista de las alegaciones y documentaciуn que presenta la Demandante se puede concluir que йsta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado.

Llegados a este punto, deberнa analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legнtimos, pues de tenerlos, su prueba le resultarб ciertamente sencilla. Pero el Demandado no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificada en tiempo y forma. Esto puede entenderse como un reconocimiento implнcito por su parte de que no posee derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <minicooper.es>. Porque si el Demandado tuviera algъn derecho o interйs legнtimo sobre dichos nombres de dominio podrнa haber contestado para defenderlos en este procedimiento.

Sobre la base de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artнculo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Segъn el artнculo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [artнculo 13 b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes, aunque en todo caso, el artнculo 2 del Reglamento establece una serie –no exhaustiva- de circunstancias que en caso de que sean acreditadas supondrбn la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Segъn la Demandante, el registro del nombre de dominio <minicooper.es> estб realizado con la manifiesta intenciуn de venderlo al mejor postor, lucrбndose asн de forma indebida de la fama y prestigio de las marcas de la Demandante, por lo que no es casual que el nombre de dominio estй a la venta en la web “www.sedoparking.com”. Es claro, que en realidad la Demandante considera que el Demandado ha registrado el nombre de dominio de mala fe, porque lo registrу teniendo conocimiento de la marca, y con la intenciуn de lucrarse de forma indebida de la fama y prestigio de la marca de la Demandante.

Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idйntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo sobre el que el demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, el caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, OMPI Caso Nє DES2006-0001. Y en la misma lнnea se muestran los Grupos de Expertos que aplican la Polнtica UDRP en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas, OMPI Nє D2004-0803, Iberdrola SA c. Astobiza Gracia, Francisco Josй, OMPI Nє D2003-0675, entre otros muchos). Asн las cosas, la importante difusiуn de las marcas de la Demandante en Espaсa, paнs de residencia del Demandado, asн como la protecciуn de dichas marcas en ese paнs, operan como un indicio muy fuerte de que el Demandado tenнa conocimiento previo de dichas marcas con antelaciуn a su registro como nombre de dominio. Y este indicio no ha sido desvirtuado por el Demandado, que podнa haber explicado en la contestaciуn a la demanda las eventuales razones que le habrнan llevado a elegir el tйrmino “minicooper” para formar su nombre de dominio. De este modo, faltando dichas explicaciones, y dada la notoriedad de las marcas de la demandante, es muy improbable que la elecciуn de ese tйrmino como nombre de dominio de segundo nivel obedezca a una mera coincidencia, sin que el Demandado tuviese conocimiento previo de los signos de la Demandante.

En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <minicooper.es> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un interйs legнtimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conocнa las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio (extremo йste que no ha negado el Demandado); y de que su ъnica pretensiуn era la de vender el nombre de dominio al mejor postor (como de hecho se estб haciendo).

De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como un indicio mбs de su mala fe, tal y como se hace en mъltiples decisiones emitidas por Grupos de Expertos en aplicaciуn de la Polнtica UDRP, en la que se inspira el Reglamento, como las decisiones NFL Properties Inc. c. BBC, Caso OMPI N° D2000-0147, o Galerнas Vinзon, SA c. Ildefonso Gбmez Rus, Caso OMPI Nє D2004-0840.

Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. Nуtese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Polнtica UDRP, pues el pбrrafo 4 de la dicha Polнtica, exige que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso.

En definitiva, tambiйn se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artнculo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con el artнculo 21 de la Polнtica, el Experto ordena que el nombre de dominio <minicooper.es> sea transferido al Demandante.

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Prof. Dr. Бngel Garcнa Vidal
Experto

Fecha: 3 de abril de 2007