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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

El Corte Inglйs S.A. v. Alberto Rubio Dнaz

Caso No. D2007-0745

 

1. Las Partes

La Demandante es El Corte Inglйs S.A., con domicilio en, Madrid, Espaсa, representada por Miguel Бngel Conde Moreno, Espaсa.

La Demandada es Alberto Rubio Dнaz, con domicilio en Madrid, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <emidiotucci.com> y <emidiotucci.net> (los Nombres de Dominio).

El registrador de los citados Nombres de Dominio es eNom, Inc.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 22 de mayo de 2007. El 24 de mayo de 2007 el Centro enviу a eNom, Inc., vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los Nombres de Dominio en cuestiуn. El 25 de mayo de 2007 eNom enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de mayo de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 20 de junio de 2007. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 22 de junio de 2007.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 3 de julio de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

La Demandante presentу la Demanda en espaсol y ambas partes residen en Espaсa, por lo que el Experto ha decidido que el espaсol sea el idioma de procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos se resumen a continuaciуn:

La Demandante, El Corte Inglйs S.A., es una conocida Sociedad espaсola domiciliada en Madrid, y es titular de diversos registros de la marca EMIDIO TUCCI, tanto en Espaсa como a nivel internacional, para distinguir productos y servicios pertenecientes a las clases 25, 3, 14, 38, entre otras. La mayorнa de dichos registros tienen una antigьedad de casi diez aсos, y, segъn ha podido comprobar el Experto, el mбs antiguo tiene cerca de treinta aсos, concretamente, el registro de la marca espaсola nє 855.782 (clase 25), del 13 de agosto de 1977.

EMIDIO TUCCI es una marca notoria, en particular en el sector de la moda masculina (trajes, camisas, complementos), cuyo origen estб siempre asociado a la Sociedad Demandante (El Corte Inglйs), lo que resulta avalado por la documentaciуn aportada con la Demanda.

El Demandado es una persona fнsica domiciliada en Madrid.

Los Nombres de Dominio fueron registrados el 16 de noviembre de 2004.

Tambiйn ha quedado acreditado que la Demandante remitiу al Demandado requerimientos previos a la presentaciуn de la Demanda, instбndole para que procediese a transferirle voluntariamente los Nombres de Dominio, requerimientos que fueron rechazados por el Demandado.

No existe en Internet ninguna pбgina Web activa bajo los Nombres de Dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que la marca EMIDIO TUCCI es una marca notoria, incluso a nivel internacional, registrada en Espaсa y en otros muchos paнses, aportando documentaciуn acreditativa de los correspondientes registros y de dicha notoriedad, asн como referencias a diversos artнculos y videos aparecidos en Internet, en los cuales terceros dan noticias sobre dicha marca, tales como un artнculo de moda del magazine del periуdico espaсol “El Mundo”, de amplia difusiуn nacional. Asimismo se refiere la Demandante a anuncios publicitarios de la marca Emidio Tucci que han causado impacto a nivel nacional debido a la contrataciуn de grandes estrellas norteamericanas del celuloide de reconocimiento mundial, como George Clooney, Sylvester Stallone, Andy Garcнa o el atleta Carl Lewis. Por todo ello, concluye que se puede afirmar la notoriedad de la marca y su conocimiento a nivel popular, al menos en Espaсa.

- Que como consecuencia de dicha notoriedad, no cabe ninguna duda de que el Demandado conocнa perfectamente la citada marca, a pesar de lo cual registrу los Nombres de Dominio, sin que ostente ningъn derecho o interйs legнtimo.

- Que los Nombres de Dominio son prбcticamente idйnticos a la marca EMIDIO TUCCI, por lo que su registro sуlo puede deberse a la mala fe del Demandado.

Por todo ello, solicita que los Nombres de Dominio le sean transferidos.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones de la Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

El pбrrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisiуn de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Polнtica y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn nacionalidad y domicilio espaсoles de Demandante y Demandado, procede asimismo aplicar de forma subsidiaria las leyes y los principios del Derecho nacional espaсol.

6.2 Falta de contestaciуn a la Demanda por parte del Demandado

Como se ha indicado anteriormente, el Demandado no ha contestado a la Demanda. Por ello, conforme a lo establecido en el pбrrafo 5.e) del Reglamento, el Experto debe considerar las pretensiones de la Demanda teniendo en cuenta las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver apoyбndose exclusivamente en la falta de contestaciуn del Demandado, sino que ha de sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI Nє D2000-0277; Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, Caso OMPI Nє D2001-1183 y Retevisiуn Mуvil, S.A. v. Miguel Menйndez, Caso OMPI Nє D2001-1479; Almadera S.L. v. Domingo Rodrнguez Martнnez, Caso OMPI Nє D2005-1130, entre otros).

6.3. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda contenidos en el pбrrafo 4.a) de la Polнtica

Conforme al pбrrafo 4.a) de la Polнtica, un nombre de dominio podrб ser transferido sуlo cuando el Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:

(i) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca confusiуn con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;

(ii) que el Demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La citada norma aсade que el Demandante deberб probar que se cumplen tales requisitos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

No cabe la menor duda respecto al riesgo de confusiуn entre los Nombres de Dominio y la marca EMIDIO TUCCI, a pesar de que йsta consista en dos palabras y en los Nombres de Dominio se haya eliminado el espacio que las separa, lo cual ademбs resulta casi inevitable cuando se trata de nombres de dominio formados por dos palabras. Por otra parte, las partнculas “com” y “net” carecen de relevancia para la aplicaciуn de la Polнtica.

Por tanto, se cumple el requisito a que se refiere el pбrrafo 4.a)i) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

De acuerdo con el pбrrafo 4.c) de la Polнtica, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o legнtimos intereses sobre el nombre de dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles.

Numerosas decisiones anteriores de Expertos de la OMPI han considerado que, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que йste haya acreditado la falta de derechos o intereses legнtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legнtimos. Como queda dicho, en este caso el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

Tambiйn se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo ninguno de ellos se dan en el presente caso.

Como es lуgico, la Demandante en ningъn momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorizaciуn de uso de su marca EMIDIO TUCCI. Por otra parte, el Demandado no ha sido ni es conocido por la denominaciуn “emidiotucci”, por lo que difнcilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elecciуn de la misma.

El Demandado tampoco ha hecho ningъn uso legнtimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio.

Por el contrario, la Demandante lleva muchos aсos utilizando la marca EMIDIO TUCCI, cuyo registro tiene ya casi 30 aсos, habiendo adquirido notoriedad como consecuencia de su amplia difusiуn en el mercado. En efecto, dicha marca puede ser considerada una marca notoria, incluso a nivel internacional, ya que viene siendo utilizada por El Corte Inglйs, S.A. (la Demandante) durante dйcadas y ha sido objeto de importantes campaсas de promociуn, a travйs de anuncios en las televisiones nacionales, autonуmicas y locales, asн como en programas de radio, en la prensa nacional y en Internet. La publicidad de la marca EMIDIO TUCCI ha llegado incluso a ser objeto de estudio por parte de la Universidad y la Sociedad Espaсola de Lingьнstica (Documento 20 de la Demanda).

Por todo ello, resulta evidente que el Demandado conocнa perfectamente la existencia de la marca EMIDIO TUCCI y que con el registro de los Nombres de Dominio no pretendнa un uso en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino aprovecharse de la notoriedad de la referida marca, sin olvidar que el Demandado tiene su domicilio en Madrid, sede de la Demandante y lugar en el que mayor grado de difusiуn ha alcanzado la misma.

El Demandado podrнa haber transferido voluntariamente los Nombres de Dominio cuando fue requerido para ello por la Demandante, para evitar el presente procedimiento. Sin embargo contestу de forma negativa, sin justificar de ningъn modo cualquier eventual derecho o interйs legнtimo, al tiempo que calificaba de “ridнcula” la cantidad que se le ofrecнa, a modo de compensaciуn y con la ъnica finalidad de que recuperase los gastos de registro. No obstante y aunque negaba un conocimiento previo de la marca de la Demandante, llegу a afirmar expresamente su respeto por dicha marca y por la empresa titular de la misma, asн como su “buena disposiciуn a llegar a un acuerdo amistoso y beneficioso para ambas partes por lo que quedo abierto a sus sugerencias (…)”.

Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que el Demandado no se haya defendido en el presente procedimiento, lo que tambiйn implica un reconocimiento implнcito por su parte de que no posee derechos o intereses legнtimos sobre los Nombres de Dominio, ya que si los tuviese habrнa adoptado una posiciуn activa.

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandante permiten concluir que el Demandado carece de cualquier derecho previo que pueda justificar la tenencia de los Nombres de Dominio.

En consecuencia, tambiйn se cumple el segundo requisito (pбrrafo 4.a)ii) de la Polнtica).

C. Registro y uso de los Nombres de Dominio de mala fe

De acuerdo con la doctrina sentada por numerosas decisiones del Centro, este Experto considera que cuando no se ostenta ningъn derecho ni interйs legнtimo sobre un determinado nombre de dominio, es difнcil imaginar buena fe en el registro y/o uso del mismo. No obstante, de acuerdo con la Polнtica, para que prospere la demanda tambiйn procede comprobar si se cumplen estos requisitos.

La Demandante alega que, dadas las circunstancias, en particular la notoriedad de su marca, se ha de presumir que el Demandado registrу los Nombres de Dominio de mala fe y con la finalidad de obtener un beneficio econуmico.

Por otra parte y puesto que los Nombres de Dominio se corresponden con una marca notoria, se ha de tener en cuenta la especial protecciуn de que gozan este tipo de marcas (Artнculo 6bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, Artнculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artнculo 8 de la Ley de Marcas espaсola).

El reconocido carбcter notorio de la marca EMIDIO TUCCI confirma la tesis de que el registro de los Nombres de Dominio difнcilmente puede obedecer a una actuaciуn basada en la buena fe del Demandando. Mбs bien cabe concluir que con sus actos ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de dicha marca, lo que prohнbe expresamente la Ley de Marcas espaсola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artнculo 34, segъn el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trбfico econуmico; ademбs, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrб prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idйntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prбcticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrб prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio (Artнculo 34.3.e).

Por tanto, el Experto estб persuadido de que el Demandado, al registrar los Nombres de Dominio sуlo pretendнa beneficiarse de algъn modo y de forma ilegнtima de la notoriedad de una marca ajena; en todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopciуn del mismo impedнa el registro a su legнtimo dueсo.

Otro indicio de ausencia de buena fe lo constituye el hecho de no haber accedido a transferir voluntariamente los Nombres de Dominio al recibir los requerimientos de la Demandante, conforme se ha referido anteriormente, lo que habrнa evitado el presente procedimiento. El Demandado no sуlo rechazу los requerimientos sino que, en su ъltimo correo electrуnico, incluso llegу a amenazar con ceder gratuitamente a terceros los Nombres de Dominio y a renglуn seguido aсadнa: “Lamentando de nuevo la falta de interйs por ustedes en llegar a un acuerdo y la nula valoraciуn que tienen de mi buena disposiciуn desde el principio hacia ustedes (…)”. En fin, parece bastante claro el mensaje que “entre lнneas” estaba lanzando el Demandado a la titular de la marca.

Por ъltimo, respecto a la falta de uso de los Nombres de Dominio, recordemos que la Doctrina viene interpretando que la tenencia pasiva de un nombre de dominio ha de considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes Decisiones del Centro: Montes de Piedad y Cajas de Ahorro de Ronda, Cбdiz, Mбlaga, Almerнa y Antequera (UNICAJA) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI N° D2000-1402; Caixa d’Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. Enric-Josep, Caso OMPI N° D2001-0438; Tiendas de Conveniencia, S.A. v. Opencor, S.A. y Josй Socorregut Domйnech, Caso OMPI N° D2002-1026; Grupo Zena de Restaurantes, S.A. v. RI, Caso OMPI N° D2006-0740. Se ha de recordar en este punto que, tal y como viene afirmando la doctrina del Centro, la mala fe se vincula al conocimiento que tenнa el Demandado, en el momento del registro, de estar perjudicando sin causa legнtima los derechos de un tercero (entre otras, Comunidad Autуnoma de Galicia v. Jesъs Sancho Borraz, Caso OMPI No. D2000-1017).

En consecuencia, el Experto considera que la Demandante tambiйn ha cumplido este requisito de la Polнtica (pбrrafo 4.a)iii).

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio, <emidiotucci.com> y <emidiotucci.net> sean transferidos a la Demandante.

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Antonia Ruiz Lуpez
Experto Ъnico

Fecha: 9 de julio de 2007